近日,最高人民法院发布了2020年度知识产权十大案例、五十件典型案件。作为颁发全球“禁诉令”并成功化解“反禁诉令”的典范,OPPO与夏普标准必要专利许可纠纷案入选知识产权十大案例。在该案中,中国法院还首次以成文裁定的形式确认中国法院对于标准必要专利(SEP)全球许可费率的管辖权。因其非同寻常的意义,此案除被最高人民法院列入年度十大知识产权案例外,同时被列为2020年度广东省知识产权十大事件之一、深圳市2020年度知识产权十大事件之一、深圳知识产权司法保护创新案例。

 

正如最高人民法院所点评,该案表明了中国司法机关的鲜明态度,为企业公平参与国际市场竞争提供了有力司法保障,对中国从“国际知识产权规则跟随者”转变为“国际知识产权规则引导者”具有重要的推动意义。

 

近年来,SEP平行诉讼中的管辖权博弈、各国法院对全球许可费率的裁决之争频繁发生,全球许可费纠纷诉讼已进入新的司法实践及探索阶段。全新的相对稳定的国际惯例需要典型案例开创并奠定,而知识产权实力较强的企业便承担着开时代先河的重任。OPPO在与夏普的诉讼纠纷中对相关司法实践的推动无疑就是这种担当的现实写照,亦是OPPO知识产权实力和知识产权风险处理能力晋入国际一流水准的自然结果。

 

颁发“禁诉令”并成功化解“反禁诉令”

 

 

据最高人民法院通报,2020年OPPO应夏普要求进行标准必要专利许可谈判。谈判过程中,在NDA还未签订的情况下,夏普于2020年1月在日本东京法院起诉OPPO产品侵权,并要求法院发布针对OPPO日本公司的临时禁止令。随后,又在日本东京、德国慕尼黑、德国曼海姆、中国台湾地区等地对OPPO发起侵权诉讼,将战火扩大到全球范围。妄图通过起诉施加压力,获取不合理高价的专利许可费‘。

 

OPPO认为,在谈判进程发生不久,在NDA还未签订的情况下,夏普就单方面就谈判范围内的专利提起诉讼并要求禁令的行为违反了FRAND义务,2020年2月,遂向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼,请求法院就夏普拥有的相关标准必要专利对OPPO进行许可的全球费率作出裁判。

 

同时,鉴于夏普可能以“域外禁令”胁迫其进行谈判,OPPO提出行为保全申请。深圳中级人民法院一审法院裁定,夏普在本案终审判决作出之前,不得向其他国家、地区就本案所涉专利对OPPO公司提出新的诉讼或司法禁令,如有违反处每日罚款人民币100 万元。也就是俗称的“禁诉令”。

 

在一审法院发布“禁诉令”7小时后,德国慕尼黑第一地区法院向OPPO下达了“反禁诉令”,要求OPPO向中国法院申请撤回禁诉令。

 

一审法院围绕“禁诉令”和“反禁诉令”,进行了法庭调查,固定了夏普违反行为保全裁定的事实和证据,并向其释明违反中国法院裁判的严重法律后果。最终,夏普无条件撤回了本案中的复议申请和向德国法院申请的“反禁诉令”,同时表示将充分尊重和严格遵守中国法院的生效裁决。

 

此案的典型之处不仅在于全球“禁诉令”的颁发,更在于“反禁诉令”的成功化解。

 

过去一年,适应新的国际形势,我国法院在推动我国从“国际知识产权规则跟随者”向“国际知识产权规则引导者”转变方面做了不少有意义的探索和实践。仅就“禁诉令”而言,我国在部分涉国内企业的重大案件、乃至国外企业在中国的诉讼中,均有相关尝试。

 

例如,Conversant与华为案中,在德国杜塞尔多夫地区法院判决认定华为侵权并颁发禁令后,中国最高人民法院颁发了禁执令,并在知识产权诉讼中首次适用了“按日计罚”的处罚方式;小米与Interdigital的纠纷中,武汉中院对Interdigital发出禁诉令,但Interdigital随后成功说服印度德里高等法院和德国法院对小米的禁诉令颁发了反禁诉禁令;三星和爱立信的纠纷案中,武汉中院对爱立信发出禁诉令,但爱立信说服美国法院颁发了执行禁售令的禁令。

 

可见,在这一系列“禁诉令”案中,OPPO“禁诉令”案无疑是最典型且成功的。深圳中院不仅用程序及适用范围适当的“禁诉令”平衡了双方利益,还通过法庭调查和充分释法化解了“反禁诉令”,为“禁诉令”案件的裁决探索出可行范式。

 

确立中国法院对全球许可费率纠纷有管辖权

 

 

在深圳中院的OPPO诉夏普此案中,OPPO还向深圳中院申请裁决“全球费率”,体现了OPPO在应对激进权利人所采取的强硬应对态度和正确的应对策略。2020年10月16日,中国法院首次以成文裁定的形式确认中国法院对于SEP全球许可费率的管辖权。

 

2017年4月英国的英格兰及威尔士高等法院在Unwired Planet(UP)诉华为一案中裁定SEP全球许可费率,开创了在原被告未一致同意的情形下裁决本国法域之外的许可费率的先例,从此SEP全球许可费率的管辖权之争进入各国司法机关和知识产权人士视野。在SEP全球诉讼语境下,多个国家和地区法院拥有管辖权,究竟该由哪个法院裁定全球费率,如何化解管辖权冲突,这些问题都成为争议的焦点。

 

在UP诉华为案中,英国最高法院认为,根据ETSI的知识产权政策,该标准组织的参与者达成了合同关系,这赋予英国法院管辖权以裁定此案涉案专利的全球许可费率。率先对争议话题做出探索,并借此提升英国法院在SEP相关案件中的话语权。不过,该案值得商榷之处颇多。

 

为了有效维护司法管辖权、为中国企业参与国际竞争提供有力的司法支撑,我国法院2020年起受理了多个要求裁决SEP全球许可费率的案件,进行了不少有益的探索。深圳中院对OPPO与夏普案管辖权的裁决便是其中翘楚。

 

该案中,深圳中院提出了查明实施涉案标准必要专利情况的便利性和直接性问题,极具实践意义,有望为今后SEP全球费率裁定树立新的参考。通过对全球费率享有管辖权的“首裁”,不仅有效帮助智能手机厂商和专利权人定纷止争,也为中国确立全球SEP纠纷重要司法区域的地位“添砖加瓦”,同时也符合国家知识产权战略,向世界展示中国尊重和重视知识产权的态度。

 

正是因其非同寻常的意义,在广东省市场监督管理局今年4月26日发布的2020年度广东省知识产权十大事件中,深圳中院对OPPO诉夏普案的裁决赫然在列,与广东省委省政府出台《关于强化知识产权保护的若干措施》、广东首次设立国家海外知识产权纠纷应对指导中心地方分中心等广东省重大知识产权政策事件并列。

 

OPPO成为SEP专利诉讼许可先行者

SEP标准必要专利领域的诉讼是是知识产权司法领域的重难点课题,国内外司法机关对相关问题尚在探索阶段。在此背景下,中国知识产权实力较强的企业在前沿司法领域的诉讼实践,无疑具有开创性意义。著名的华为诉InterDigital案中,广东省高院裁定的0.019%的许可费率不仅为中国市场SEP许可费率提供基准,对国外法院综合裁定全球费率也有参考意义。在前述英国法院判决UP诉华为案时,就曾引用此案例。

 

由于华为在通信领域独树一帜的知识产权实力,过去数年,国内知识产权经典案例,多有华为参与。此次OPPO与夏普案被最高法选为年度十大案例之一,意味着OPPO知识产权部门也正在成为SEP全球诉讼和许可领域的先行者,侧面印证OPPO知识产权实力及知识产权风险应对能力已经成功跻身国内乃至国际一流水准,从而为企业全球业务拓展过程中保驾护航。

 

 

过去数年,OPPO知识产权实力增长之迅猛令人侧目。公开数据显示,截至2021年3月31日,OPPO全球专利申请量超过61000件,全球授权数量超过26000件。其中,发明专利申请数量超过54000件,发明专利申请在所有专利申请中占比89%。在世界知识产权组织发布的2020年国际专利条约(PCT)申请数量排行榜中,OPPO全球排名前十。在2020年中国发明授权专利数量排名中,OPPO名列第二;在欧洲2020年专利申请排名中,OPPO名列中国企业第二。在部分关键技术领域,OPPO更是表现突出。以 5G为例,OPPO 5G通信标准专利持续在全球20多个国家和地区布局,共完成3700+族全球专利申请,并在ETSI宣称1500+族5G标准专利,据权威网站IPlytics报道,OPPO在5G通信标准领域的专利已经排名全球前十。

 

同时,由OPPO知识产权高级总监冯英所带领的团队已迈出专利资产运营的关键一步,通过加大自主研发力度、积极收购标准必要专利,培育高质量专利,除闪充专利技术对外授权外,2020年,也通过加入Avanci专利授权平台,从而使OPPO成为向车联网企业收取许可费的许可人之一;据OPPO官网知识产权介绍,OPPO也在积极参与下一代视频标准领域的专利池建设,其在视频标准领域专利包也在快速积累,这些都体现了OPPO从纯粹的专利使用人向使用人和权利人兼任的双重角色转换。

 

在夏普案中取得绝对主动

以强大的知识产权实力及应对能力为后盾,OPPO在与夏普的诉讼中已取得绝对优势。

 

除了前述管辖权诉讼的胜利及“禁诉令”的取得与“反禁诉令”的化解之外,OPPO已就夏普中国专利向国家知识产权提交一系列无效申请。国家知识产权局专利局查询结果显示,截至12月21日,专利局复审和无效审理部已对其中17件无效申请做出决定,夏普12件中国专利被宣告全部无效,2件专利被宣告部分无效。其中包括夏普在海外起诉OPPO所用专利的中国同族。

 

来源:国家知识产权复审委官方网站

 

截止目前,夏普在东京地方法院和德国法院起诉OPPO所用专利的中国同族专利大部分都被无效或者部分无效,而这样的无效结果无疑将影响东京地方法院和德国法院对该案的侵权判断或者无效决定。

 

这是OPPO知识产权团队处理专利诉讼案件高度专业性和对全球司法热点高度敏感性的体现。通过此案,OPPO树立了强硬应对专利权人不合理收取专利费的形象,保证了公司的长远商业利益,也为国内企业树立了应对知识产权风险的典范。